Protection de la Marque

Une marque est un signe qui permet à une entreprise de distinguer sans ambiguïtés, ses produits des produits similaires distribués par ses concurrents. L’article L711-1 du Code la Propriété Intellectuelle comme : « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Cet article implique également qu’il existe 3 catégories de marques, pouvant ainsi se présenter sous la forme :

  • d’un nom : cela peut être un mot, assemblage de plusieurs mots, une expression, un slogan, des chiffres, un nom propre. Exemples : « Peugeot 307 » ou « Darty, le contrat de confiance ».
  • d’un signe graphique figuratif : cela concerne un dessin, un logo, une image.
  • d’un signe sonore à condition qu’il puisse être représenté graphiquement sous la forme de notes musicales.

Enfin, une marque est souvent une combinaison de ces catégories, par exemple la marque « Lacoste » est la combinais d’un nom avec un signe graphique figuratif.

Qu’est-ce qu’une marque ?

Une marque au sens premier du terme peut invoquer différentes choses dans l’esprit collectif.

Effectivement, dans le langage courant il existe une tendance à catégoriser plusieurs types de marques selon la personne qui la dépose. Ainsi, la marque peut-être apposée par le distributeur sur les produits qu’il commercialise, on parle de « marque de commerce » ; le nom commercial est l’appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce son activité commerciale, c’est un moyen de ralliement de la clientèle à travers l’identification de l’entreprise.

La marque peut-être apposée par le fabriquant sur ses produits, on parle alors de « marque de fabrique ». Enfin elle peut être inscrite sur les reçus en tous genre rendus par les acteurs économiques, dans ce cas il s’agit de « marque de service ». D’ailleurs certaines marques peuvent être utilisées par plusieurs agents économiques sous conditions, on parle enfin de « marque collective » comme les certifications ou les labels.

En droit, il n’existe pas une telle catégorisation. La marque englobe ces différents groupes. Elle est un signe qui permet à un fabricant ou un commerçant dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses ou produits ou ses services de ceux de ses concurrents et dont le droit de marque permet l’appropriation. La protection accordée aux marques permet essentiellement d’exclure les tiers de cette propriété. Ainsi, une marque a pour principal caractère la distinction et elle doit éviter d’être descriptive du produit ou service auquel elle est attachée.

La marque est un bien intellectuel car sa conception relève d’une « activité créatrice » cela est imposé par la loi car il n’est pas possible de bénéficier d’un droit de propriété il faut respecter le critère de la distinctivité pour éviter que la marque ne soit un signe purement descriptif.

Il existe un cas particulier : la marque notoire. Il s’agit d’une marque non déposée mais utilisée visiblement depuis longtemps et qu’elle est constituée par des termes qui décrivent le produit ou le service concerné, il faut également lors du dépôt apporter les preuves de cet usage.

Que peut-on déposer en tant que marque ?

Il existe certaines règles à respecter dans la conception d’une marque.

De ce fait, par déduction, après avoir respecté ces règles, il suffit de laisser parler son imagination car le champs des signes admis est très large.

Tout d’abord, certains signes sont exclus en raison de leur nature, ce sont les signes visés par la loi ou une convention internationale. L’article 6 ter de la CUP avance une liste de signes exclus par les pays membres de l’Union de Paris à laquelle le RMC renvoi sont article 7 il s’agit : des armoiries, les drapeaux et emblèmes étatiques, les signes et pinçons officiels.

Intrinsèquement, sont interdite les marques ne pouvant faire l’objet d’une reproduction graphique, donc cela vise tous les signes invisibles : les signes olfactifs et gustatifs sont donc exclus. Cependant exception faite concernant les signes sonores, qui, dans la mesure où il est possible de dresser leur reproduction graphique, sont admis.

La Cour d’Appel de Paris en 2003 réaffirme cela dans une affaire ou l’indication de la marque déposée était : « la marque est constituée par le gout suivant : arôme artificiel de fraise ». Cette marque a été refusée au motif que même si elle peut être constituée par une représentation graphique accessible et intelligible au public, ne remplit pas les critères de précisions et d’objectivité, car cette description peut être interprété de manière différente d’une personne à une autre, car ils auront une appréciation diversifiée du goût de fraise.

Il est interdit de déposer une marque constituée d’une expression ou d’un mot qui décrit explicitement le produit ou le service. Par exemple : appeler une marque de chocolat « Chocolat ».

Naturellement, il est interdit d’utiliser des mots/expressions contraire à l’ordre public ou à caractère immoral, raciste, incitant à la haine.

De plus, il n’est pas possible d’utiliser un terme élogieux seuls comme « Génial » ne peut pas être une marque déposée.

Il est également interdit d’utiliser des termes pouvant conduire à tromper le consommateur sur le produit, ses caractéristiques ou sa provenance, par exemple : « les déménageurs corses » pour une entreprises de déménagement parisienne.

Enfin, la cause d’indisponibilité la plus naturelle est le fait que la marque soit déjà appropriée car un second droit de propriété dessus ne sera pas possible.

Pour conclure, il existe un cas particulier qu’est la marque collective. C’est un signe garantissant une certaine qualité aux consommateurs (labels, certifications), elle est destinée à être utilisée par des personnes indépendantes les unes des autres qui respectent un règlement d’usage établi par le propriétaire de la marque qui le fourni au moment du dépôt de la marque.

Ainsi, il est conseillé d’avoir recours à un professionnel du droit pour choisir correctement sa marque avant de la déposer en procédure d’enregistrement de celle-ci.

Pourquoi déposer une marque ?

Le fait de déposer sa marque permet d’obtenir une protection intellectuelle, légale sur ses biens ou services. De plus, le fait d’utiliser une marque sans l’avoir déposé auparavant est courir le risque qu’autrui ait déjà déposée cette marque et d’être ainsi empêcher la poursuite de l’exploitation ou dans certains cas être qualifié de contrefacteur. Enfin, une marque permet également sur un plan économique de mettre en place des stratégies marketing et de se faire connaitre du grand public plus facilement.

Pour entrer plus dans les détails, il est intéressant de se pencher sur les arguments légaux du dépôt de sa marque par une société.

Tout d’abord, pour être « le premier » c’est-à-dire pouvoir bénéficier de la sécurité juridique apporté par le droit de la propriété intellectuelle, car si la marque d’une activité économique n’est pas déposée, en France, il n’existe pas le principe d’antériorité faisant que le fait d’utiliser une marque depuis longtemps confère à son utilisateur un droit de propriété sur ce nom. De ce fait, un tiers pourrait copier et déposer cette marque avant son créateur et aura alors injustement la propriété dessus. Il est très important de déposer sa marque le plus rapidement possible, car il faut garder à l’esprit qu’en cas de litige, les magistrats recherchent la date des droits les plus anciens.

Mais encore, le dépôt de la marque confère un monopole d’exploitation sur un nom, logo, expression, en lien avec des produits ou services spécifiques car c’est un droit de propriété industrielle opposable aux tiers. Lorsque la personne est la première a avoir déposé une marque, les tiers ne peuvent pas l’empêcher de l’utiliser tant que celle-ci en fait un usage sérieux et suffisamment fréquent ou volumineux ; toute inutilisation de la marque pendant 5 ans permet à tout intéressé de saisir le juge en déchéance du droit de propriété.

Pour finir, le droit de marque permet à son utilisateur d’engager deux procédures spécifiques : la procédure d’opposition et l’action en contrefaçon. La première permet à l’utilisateur de s’opposer au dépôt d’une marque identique ou proche de la sienne, dans son domaine d’activité proche. Cette procédure à l’avantage d’être administrative uniquement et donc d’éviter de passer devant un juge, ce qui lui donne beaucoup plus de rapidité qu’une procédure classique. La seconde permet de faire cesser une atteinte au droit de propriété intellectuelle ou industrielle par un tiers.

Comment déposer une marque en France ?

« Pour devenir propriétaire d’une marque, vous devez effectuer un dépôt à l’INPI » effectivement ce sont les premiers mots présent sur le site internet officiel, sur lequel il est possible de déposer directement sa marque en ligne, de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Le dépôt d’une marque implique de nombreuses petites étapes formelles.

Dans un premier temps, il est essentiel de rechercher l’antériorité c’est-à-dire la disponibilité de la marque. Il s’agit précisément de vérifier si une marque identique ou proche, n’a pas déjà été déposée pour des produits ou services similaires et dans un domaine d’activité similaire. Cette vérification peut se faire à l’aide d’un professionnel en droit de la propriété industrielle, au centre de l’INPI le plus proche avec l’aide gratuite de documentalistes ou en recherchant sur la base de donnée en ligne de l’INPI.

Puis, il faut préparer un dossier complet et payer une taxe d’une centaines d’euros à l’INPI. La demande peut être effectuée par un mandataire ou par le titulaire de la future marque directement. Le dépôt doit comprendre l’identification du déposant et une représentation graphique de la marque.

Après examen du dossier, un accusé de réception portant la date et le numéro national du dépôt est délivré par l’INPI, puis celle-ci publiera le dépôt de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI). L’INPI va par la suite examiner la demande et émettre d’éventuelles objections, observations ou oppositions.

Ensuite, vient l’étape de l’enregistrement. Pour ce faire il s’agira de répondre aux éventuelles objections à l’INPI qui publiera l’enregistrement de la marque au BOPI et transmettra au dépositaire un certificat d’enregistrement. L’enregistrement doit comporter le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services, le libellé, et autres éléments énumérés aux termes de l’article L712-2 du Code de Propriété Intellectuelle, ainsi que l’article 26 RMC.

Cet enregistrement de la marque a un coût, correspondant à une taxe, qui sera proportionnel au nombre de produits et services pour lequel la marque sera enregistrée. À titre d’exemple, le dépôt d’une marque en France pour trois classes de produits et services s’élève à 210 euros. Généralement, le dépôt de sa marque en France coute en moyenne entre 250 et 300 euros.

Les enregistrement papiers autrefois une alternative possible à l’enregistrement électronique ne sont aujourd’hui plus possible. Ainsi, l’enregistrement d’une marque ne se fait uniquement par voie électronique, à travers le site officiel de l’INIPI (inpi.fr).

L’INPI n’est pas habilité à vérifier que la marque déposée est utilisée ou imitée, c’est au titulaire de cette marque de veiller à cette vérification. Ainsi, il est recommandé d’avoir recours à un avocat spécialisée en la matière qui, apportera son aide à cet effet. C’est pour cette raison qu’il est possible de faire une opposition à l’enregistrement de la marque. Cela se fait sous certaines conditions, tout d’abord il faut que la personne soit le propriétaire d’une marque « antérieure » c’est-à-dire :

  • d’une marque française déposée (ou d’une “demande d’enregistrement”) ou d’une marque enregistrée ;
  • d’une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne;
  • d’une marque communautaire déposée ou enregistrée ;
  • d’une marque notoire, c’est-à-dire non déposée mais très connue.

Cette personne pourra alors faire opposition à l’encontre : d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France qui reproduirait à l’identique ou imiterait votre marque pour des produits et services identiques ou similaires. Cette demande d’opposition est adressée à l’INPI.

Pour conclure, si la demande d’enregistrement d’une marque est régulière au niveau administratif et technique, si elle n’a pas été retirée, le certificat de protection est délivré et fait l’objet d’une publication de délivrance dans un registre au BOPI, ce qui permettra au déposant de bénéficier de la protection légale à travers son statut de propriétaire intellectuel, mais encore, cette publication permettra de rendre opposable et visible la propriété de cette marque aux tiers.

Durée et étendue de la protection de la marque

La durée de vie d’une marque, une fois déposée, est de 10ans suivant la date de dépôt.

Cependant, une marque peut tout à fait vivre indéfiniment si les formalités de renouvellement sont faites 6 mois avant le 10ème anniversaire du dépôt initial.

Ce renouvellement est valable pour 10 nouvelles années, le propriétaire de cette marque peut ainsi renouveler indéfiniment la protection de sa marque auprès de l’INPI.

Peut-on perdre une marque ?

Il existe de nombreuses causes à l’origine de la perte d’une marque.

Tout d’abord, en vertu de l’article L714-5 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle, la déchéance d’une marque peut avoir lieu au titre d’une sanction grave entrainant la perte du droit de propriété.

Mais encore, la déchéance peut avoir lieu pour défaut d’exploitation de la marque, c’est-à-dire absence d’exploitation réelle ou sérieuse de cette marque par son propriétaire. Cette sanction existe afin de lutter contre les dépôts parasitaires.

Également, une marque peut connaitre une déchéance pour dégénérescence du signe, en vertu de l’article L714-6 du CPI et de l’article 51 du RMC. C’est le cas ou paradoxalement en raison du succès du produit ou du service en cause, la marque constitue pour le public le nom commun du produit et non le signe distinctif du produit. En effet, le public cesse de la percevoir comme une marque, c’est le cas par exemple de : Botox, Thermos, Fermeture éclaire ou encore Cellophane. Dans ce cas la marque ne rempli plus ses fonctions notamment la garantie de sa provenance car elle ne se distingue plus.

Enfin, la perte d’une marque peut simplement résulter de l’absence de son renouvellement, ou de la renonciation de l’exploitation avec ses effets de celle-ci par son exploitant.

Etendre sa marque par l’enregistrement d’une marque communautaire

Il est possible d’étendre sa marque au marché européen à travers une protection assurée par le droit communautaire, qui couvre l’ensemble du territoire de l’Union Européenne soit, 27 pays depuis le BREXIT. C’est très avantageux car le marché potentiel de la marque est alors considérablement élargi : le marché européen étant estimé à environ 500 millions de consommateurs. De plus, cette procédure n’est pas excessivement couteuse puisque le dépôt d’une marque européenne coute généralement 900 euros. Il s’agit d’un titre unitaire déposé auprès d’un seul organisme : l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), nommé avant 2016 l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) ; qui centralise les demandes et délivre l’enregistrement dans un délai de 6 mois.

Ce titre est également renouvelable tous les 10 ans.

Le dépôt préalable d’une marque nationale n’est pas nécessaire mais souvent elle s’avère être une étape essentielle et facilite grandement les démarches d’extension vers l’étrangers, en général. Cela s’explique par le « droit de priorité » lors du dépôt d’une marque communautaire ou internationale, qu’est ouvert lors du dépôt de la marque à l’échelle nationale. Pour bénéficier de cela, il faut que la marque européenne soit déposée dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de la marque nationale. Si elle est acceptée, la marque européenne sera considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt de la marque nationale, c’est en cela qu’elle sera traitée de manière prioritaire.

La recherche de disponibilité à cependant une importance conséquente lors d’une extension d’une marque à l’échelle européenne. En effet, le taux d’opposition est de l’ordre de 20% ce qu’est considérablement élevé. C’est donc pour faciliter les recherches d’antériorité que plusieurs organismes, proposent d’effectuer gratuitement ces recherches directement en ligne ; à l’instar de l’INPI par le biais de ses « bases de données marques ».

Les informations requises pour l’enregistrement sont similaires à l’enregistrement national ; la marque doit être distinctive mais ne doit pas être descriptive donc être clairement représentée, les produits et services doivent être définis et le titulaire de la marque qui sera le future propriétaire de cette marque doit apparaitre clairement. Cependant, l’exigence d’une représentation graphique n’est plus obligatoire depuis une réforme prenant effet à partir du 1er octobre 2017 et de nouvelles procédures visant à simplifier les démarches de certification sont mises-en-place.

Mais encore, dans le droit communautaire, une distinction entre trois types de marque est faite : les marques individuelles, collectives et de certification.

  • La marque individuelle est uniquement un signe distinguant les produits et services d’une entreprise donnée de ceux d’un concurrent.
  • Les marques de certification ont été introduites à l’EUIPO le 1er octobre 2017. Il s’agit d’un nouveau type de marques au niveau de l’UE, qui n’est pas récent pour les systèmes nationaux. Ces marques sont utilisées pour indiquer que les produits ou services satisfont aux critères de certification d’un institut ou organisme de certification; elles sont le signe d’une qualité supervisée. Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.
  • Enfin, une marque collective est comme en droit national ; sont déposées uniquement par les associations de fabricants, producteurs, prestataires de services ou de commerçants ainsi que les personnes morales relevant du droit public. Cette marque concerne la distinction des produits ou services d’un groupe d’entreprise ou membres d’une association, par rapport à leurs concurrents.

La procédure d’enregistrement s’effectue uniquement par internet, la démarche à suivre est indiquée sur le site officiel de l’EUIPO. Après la demande, une période d’examen a lieu, à l’issu de laquelle soit la demande est rejetée, soit il n’y a pas d’objection et cette marque sera publiée dans 23 langues officielles de l’Union Européenne donc la marque sera rendue publique.

A posteriori de la publication de la marque, suit une période d’opposition d’une durée de trois mois, durant laquelle un tiers peut s’opposer à l’enregistrement de la marque pour deux motifs : le droit antérieur ou le motif absolu de refus.

- le droit antérieur : un tiers estime que la marque entre en conflit avec une marque qu’il possède déjà et forme une opposition en remplissant un formulaire et en s’acquittant d’une taxe de 320 euros. Dans le cas où le tiers obtient gain de cause, un recours est possible.

- Le motif absolu : un tiers considère que la marque n’aurait pas du être acceptée, c’est ce qu’on appelle « les observations du tiers ». Ces contestations ne sont validées que dans le cas de remarques formulées sur des motifs de contestation très sérieux.

Un certificat d’enregistrement par voie électronique est envoyé au titulaire de la marque qui peut alors jouir de ses droit de propriété intellectuelle sur la marque dans tous les pays de l’Union Européenne.

Etendre à l’international, déposer une marque internationale

La marque international n’est pas un titre unitaire cette fois mais une procédure unique permettant de donner naissance à une série de marques nationales qu’auront pas nécessairement les mêmes effets d’un pays à l’autre. Cela implique que la protection de la marque peut être refusée dans certains pays et acceptée dans d’autres. Le système de marques internationales est organisé par le système du Protocole de Madrid.

Tout le monde peut déposer une marque internationale à condition d’avoir un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire français ou de résider en France ou d’avoir la nationalité française. Cette demande doit être déposée à l’INPI en français. Concernant les autres conditions, ce sont les conditions préalables habituelles (voir régime européen et français). La protection intellectuelle de la marque internationale, est renouvelable tous les 10 ans également.

Cette demande peut être déposée à tout moment mais si cela est effectué dans les 6 mois suivants le dépôt national, alors le titulaire pourra bénéficier de la date de ce dépôt en France grâce au droit de priorité. Le dépôt s’effectue lui aussi, entièrement en ligne et il est préférable d’avoir recours à un mandataire, professionnel du droit de la propriété intellectuelle.

Concernant l’enregistrement, c’est l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) situé à Genève qui gère le système d’enregistrement international, toutefois la demande dois au préalable de l’OMPI, d’abord s’effectuer auprès de l’INPI.

La première étape de la demande de dépôt est de désigner tous les pays membres du système de Madrid et vérifier leur disponibilité dans ces pays. Ensuite il s’agit de remplir le formulaire de dépôt de marque internationale correspondant au choix et au traité applicable.

Cet extension emporte des couts appelés « redevances » comprenant :

  • Une redevance de base versée pour 10 ans d’un montant de 653 francs suisses si la marque est en noir et blanc et 903 francs suisses si cette marque est en couleurs.
  • Une redevance de désignation des pays d’un montant forfaitaire de 100 francs suisses pour 3 classes, ce montant est variable si les pays choisis sont exclusivement membres du Protocole de Madrid et s’ils ont opté pour le système de la redevance individuelle.
  • Parfois une redevance supplémentaire est due si la demande porte sur plus de 3 classes de produits et services.
  • Une redevance de 62 euros pour le dépôt du dossier en ligne sur le site de l’INPI.

Le taux de change est évidemment à prendre en compte dans le calcul de ces couts.

Après s’être acquitté de tous ces paiements envers l’OMPI, un justificatif de paiement est envoyé et il est possible de déposer le dossier de demande en ligne sur le site de l’INPI, qui va examiner les potentielles objections concernant le dossier : si une objections est retenue, il s’agira pour le demandeur d’y répondre. Dans les meilleurs délais entre 1 et 2 mois après le dépôt de la demande, l’INPI transmet alors le dépôt de la marque internationale à l’OMPI qui va encore une fois examiner le dossier et soulever éventuellement une objection. Dans un délai de 3 mois après la réception du courrier de l’OMPI, il s’agira de poursuivre la procédure ou de répondre aux objections s’il y a lieu. Enfin, l’OMPI enregistre la nouvelle marque et adresse un certificat d’enregistrement au propriétaire de cette marque déposée.

Pour finir, entre 12 et 18 mois suivant l’envoi de l’enregistrement, le dossier est examiné par chaque office selon sa législation et tout se passe comme si le demandeur avait fait un dépôt directement auprès de chacun des offices des pays désignés dans la demande de dépôt. Chacun va examiner la marque internationale selon leur propre législation et accepte ou refuse la marque.

  • Si la marque est acceptée, alors la protection intellectuelle de celle-co prendra effet dans cet Etat.
  • Si la marque est rejetée, elle ne répond pas aux critères de validité en vigueur dans cet Etat désigné, l’OMPI informe alors l’intéressé de ce refus et en communique les raisons au titulaire de la marque et au Registre International. Dans ce cas, il existe des voies de recours pour lesquelles il est fortement conseillé au dépositaire de la marque internationale, de faire appel à un mandataire professionnel de ce domaine juridique pour défendre ses droits ou faire-valoir des arguments afin d’obtenir l’acceptation de cette marque internationale également dans cet Etat.

La décision finale sera publiée au Registre International et la marque internationale sera valable dans tous les Etats où elle a été déposée et acceptée, le dépositaire de cette marque devient ainsi propriétaire intellectuelle de cette marque international, bénéficie d’une protection dans tous ces Etats et peut jouir librement des droits qui en découlent.

Stéphane BROQUET

VOTRE FORMATEUR / AUTEUR

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